Direito de precedência justifica anulação de marca registrada

Outra empresa utilizava nome idêntico de produto há pelo menos seis meses antes do pedido de registro

Com base no direito de precedência, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve resolução do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que anulou o registro de uma marca concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para uma empresa. A decisão, tomada de forma unânime, levou em conta a possibilidade de ajuizamento de pedido de anulação (também possível pela via administrativa) e a inviabilidade de coexistência das marcas no mesmo ramo de atuação.

A ação de anulação foi proposta por outra empresa, que atua no mesmo ramo. A empresa alegou que utilizava a marca registrada desde 1997, com formalização do pedido de registro em 2003. Mesmo assim, segundo a empresa, o instituto concedeu registro com o mesmo nome à outra em 2006.

Em recurso especial, o INPI alegou que, conforme os artigos 129 e 158 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), o direito de precedência só poderia ser arguido dentro da fase administrativa do processo de registro ou do pedido de nulidade, que está em andamento. O instituto também defendeu que eventual declaração de anulação só poderia ser feita pelo próprio órgão, não podendo ser decretada pelo Poder Judiciário.

A ministra relatora, Nancy Andrighi, lembrou que os incisos V e XIX do artigo 124 da LPI vedam o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia já registrada, passível de causar confusão ao consumidor. Contudo, a própria lei, no parágrafo 1º do artigo 129, apresenta exceção para garantir precedência a toda pessoa de boa-fé que utilize marca semelhante ou idêntica àquela submetida a pedido de registro.

De acordo com a ministra, além das datas de utilização e de registro da marca pelas duas empresas, a confirmação de nulidade no julgamento pelo TRF4 levou em conta as áreas semelhantes de atuação comercial das empresas, que tornaria inviável a coexistência de ambas as marcas.

Fonte: Site do STJ

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